Defensa ante observaciones de forma y fondo INAPI

La Ley 19.039 de Propiedad Industrial permite que personas naturales y jurídicas registren sus marcas comerciales y, de esta forma queden protegidas durante 10 años de forma renovable, sin embargo, durante el proceso se pueden suscitar observaciones de fondo realizadas por el Director de INAPI.

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¿Qué es una observación y en qué consiste?

Observación de forma: se puede presentar al ingresar la solicitud y consiste en uno o más errores de llenado del formulario de solicitud de registro de marca.


Observación de fondo:
se puede presentar cuando el Director de INAPI considere que dicha solicitud presenta conflictos de registrabilidad, como puede ser que, ya exista una marca similar registrada, que esté bajo una de las causales de iregistrabilidad o que infrinja alguna causal legal del registro marcario.

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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si se presenta una observación de forma?

Se debe rectificar la solicitud de registro de marca, de lo contrario la solicitud quedará abandonada.

¿Qué pasa si se presenta una observación de fondo?

Quiere decir que el Director de INAPI presenta una oposición administrativa a la solicitud de registro según uno de los siguientes factores:

  1. Existencia de marcas similares registradas
  2. Que no cumpla las causales de registrabilidad
  3. Que incumpla uno o más puntos de iregistrabilidad de marcas
  4. Otro motivo

Entonces, se cuenta con 30 días para contestar mediante un escrito dicha observación, en donde INAPI resolverá. Si se dicta resolución favorable, el proceso continua sin problemas, sin embargo, si por el contrario, la resolución es negativa, la solicitud de registro será denegada, por lo que nos quedará sólo una última instancia, la cual consiste en interponer un recurso de Apelación en el Tribunal de Propiedad Industrial (ver más acá).

¿Cómo se defiende una observación de fondo?

  1. Aludiendo a la distintividad de las marcas y la coexistencia de ambas por separado en el mercado en caso de ser por marcas similares registradas.
  2. Aludiendo a causales de registro según la Ley 19.039.
  3. Aludiendo a la antigüedad de la empresa en el mercado.
  4. Aludiendo a la indivisibilidad de las marcas en caso de que INAPI haya mencionado que dicha solicitud representa a una marca con nombre genérico.
  5. Otro.

¿Qué pasa si se rechaza la contestación de observación de fondo?

Si salió rechazada la contestación a la observación de fondo la solicitud quedará denegada sin posibilidad de registro. Sin embargo, existe una última instancia, la cual es el Recurso de Apelación, el cual se interpone en el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), en donde, un abogado, mediante una audiencia defiende la solicitud de registro de la marca y busca que los jueces revoquen la sentencia del Director del Instituto de Propiedad Industrial.