La importancia del registro de marcas en INAPI

La Ley 19.039 de Propiedad Industrial que habla del registro de marcas permite a personas naturales y jurídicas registrar y proteger la identidad figurativa, denominativa y fonética de sus marcas comerciales en Chile.

¿Cómo funciona el proceso de registro de marca?

El procedimiento está a cargo del Instituto de Propiedad Industrial de Chile o INAPI, en donde, dicho procedimiento se realiza de forma administrativa y online.

Proceso del registro de marcas en INAPI:

01. Ingreso de solicitud: Examen de forma:
Se debe ingresar la solicitud y ésta será sujeta a un examen de forma, en donde se revisará que todo sea ingresado de forma correcta. De lo contrario, INAPI emitirá una observación de forma.

02. Publicación en el Diario Oficial: Plazo para oposiciones:
En esta etapa, nuestra solicitud de registro será publicada durante 30 días hábiles en el Diario Oficial. En dicho plazo, se pueden presentar oposiciones y observaciones de fondo de parte de INAPI.

03. Contestaciones en caso de que hubieren oposiciones y/o observaciones:
Si se presentaron oposiciones u observaciones de fondo, estas deben ser contestadas en un plazo determinado por INAPI.

04. Registro Exitoso ®
Una vez todo haya transcurrido de forma normal, INAPI le entregará la resolución favorable al registro de su marca comercial.

 

¿Se necesita un abogado para hacer el registro?

La Ley no exige un abogado para realizar el proceso normal y online de registro de marcas, sin embargo, si se presentan observaciones de forma, de fondo y oposiciones, éstas deben ser contestadas por uno, y asimismo, si el solicitante decide apelar la sentencia, debe hacerlo con la representación de un abogado.

Observaciones de fondo y oposiciones

Si se presenta una observación de forma quiere decir que es INAPI quien detecta que la solicitud de registro presenta un problema en conformidad a la Ley de Propiedad Industrial. Y si se presenta una oposición, quiere decir que un tercero se está oponiendo a dicho registro. Para ambos casos se debe presentar un escrito de un abogado para contestarlo. Si ésta es aceptada, el registro continúa sin problemas, sin embargo, si por el contrario es rechazada; la solicitud quedará denegada o bien, se puede presentar un recurso de Apelación.

Recurso de Apelación

El recurso de apelación se utiliza cuando la contestación a la observación de fondo y/o oposición es rechazada por el Director de INAPI, y se presenta ante el Tribunal de Propiedad Industrial y es el proceso en donde un abogado mediante una audiencia de alegatos orales defenderá dicha solicitud y solicitará a los jueces que revoquen la sentencia del Director de INAPI. 

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Preguntas frecuentes del registro de marca

¿Qué costos asociados hay al proceso?

El proceso de registro de marca en INAPI, tiene los siguientes costos operacionales:

  1. INAPI: 3 UTM por clase, de las cuales se pagan 1 al inicio y 2 cuando obtenemos la sentencia favorable a registro.
  2. Diario Oficial, en donde se publicará su solicitud a la espera de oposiciones, costo aproximado de $10.000, aunque dependerá de la cantidad de caracteres de su publicación.
  3. Honorarios del estudio jurídico de LEXUM en caso de contratar. (ver acá más detalles)

¿Qué marcas se pueden registrar?

Según INAPI:

Cualquier palabra o cualquier expresión de fantasía o arbitraria, nombres, seudónimos, letras, números, imágenes, símbolos, gráficos, combinación de colores así como cualquier combinación de lo anterior. También se puede registrar una frase de propaganda o publicidad siempre y cuando esté adscrita a una marca.

¿Qué marcas NO se pueden registrar?

Según la Ley 19.039 art. 20 de Propiedad Industrial, dice que, todos los siguientes elementos no se podrán registrar:

  1. Escudos, banderas u otros emblemas de estados u organizaciones gubernamentales.
  2. El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado.
  3. Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos.
  4. Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de
    los respectivos bienes, servicios o establecimientos.
  5. Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y  notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.
  6. Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.
  7. La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.
  8. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.
  9. Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

¿Qué protección territorial me entrega el registro?

La marca comercial registrada en INAPI entrega en general derechos en el territorio de Chile, lo que significa que sólo se otorga resguardo en el o los países donde se concede o en que están registrados. Para tener una marca comercial en el extranjero se deberá requerir inscripción en cada país en que quiera registro, conforme a la normativa de cada uno de dichos países.

¿Qué derechos obtengo al registrar mi marca?

Los derechos de propiedad industrial sorbe su marca adquieren plena vigencia a partir de la fecha de su concesión, esto es desde que se obtiene el registro de marca, mediante la sentencia de INAPI. Sin embargo, por el sólo hecho de presentar una solicitud de marca se genera un derecho de prioridad, esto es el mejor derecho del peticionario pueda tener respecto de otras solicitudes presentadas con posterioridad a la suya.

¿Cómo se clasifican los registros?

Al presentar una solicitud de registro de marca en INAPI, uno debe hacerlo para distinguir productos y/o servicios determinados. Y para estos efectos nuestro país utiliza el Clasificador Internacional de Niza. Al presentar una solicitud de marca comercial es indispensable consultar previamente el referido clasificador e indicar detalladamente los productos o servicios que se pretende distinguir con la marca cuya protección se requiere. El clasificador contempla actualmente 45 clases. De la clase 1 a la 34, ambas inclusive se distinguen productos y de la clase 35 a 45 ambas inclusive, se agrupan y detallan los servicios.

¿Qué relación existe entre el registro de marca y dominios de NIC CHILE?

El registro de dominio o dirección en Internet está cargo de la Universidad de Chile. En general el registro de dominios no está sometido a ningún tipo de comprobación previa y se asignan por prioridad en pedir una determinada dirección. (Más información en www.nic.cl).

La circunstancia de poseer un registro de dominio no resulta en consecuencia vinculante para los efectos de obtener una marca registrada, ni viceversa, las marcas comerciales otorgadas no generan un tipo de prioridad ante el NIC Chile.

En consecuencia, sólo podrán registrarse como marcas los nombres de dominio que cumplan con los requisitos de registrabilidad de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

Una vez registro mi marca, ¿Puedo demandar la revocación de un dominio?

Si, es posible, y se realiza mediante el proceso de resolución de controversias de Nic Chile, que se apegarán a la Ley de Propiedad Industrial 19.039, en donde se designará un árbitro arbitrador de forma interna.

Este es un proceso administrativo y es realizado de forma interna por NIC CHILE, y no se realiza en ningún tribunal de justicia.

 

 

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