“Su marca no es factible” ¿Podré hacer mi registro de marca?

En muchas oportunidades, en nuestra experiencia como estudio jurídico especializado en el registro de marcas comerciales en Chile, nos han llegado clientes señalándonos, muy desanimados, que en otros estudios legales u empresas de gestoría le habían dicho que “su marca no es factible de ser registrada”.

La mayoría de las veces, fundamentan esta opinión en el “carácter general” o “no distintivo del nombre” de la marca que busca solicitarse; sin embargo, en la gran mayoría de los casos, estas opiniones no están fundadas en un conocimiento mucho más profundo del derecho de propiedad industrial.

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Si quiere un análisis de factibilidad mucho más cualificado, no dude en ponerse en contacto con nuestro estudio jurídico. Nosotros podremos ofrecerle de forma gratuita una asesoría personalizada.

Factibilidad de nombres generales

Efectivamente, aquellos nombres o palabras que resultan de uso general o indeterminado, que, por ende, no sirven para identificar un producto o servicio en el mercado, no es factible para un registro de marca en INAPI; las marcas son la forma de identificar productos o servicios en el mercado; por ello, deben ser originales, ya que tienen que ser funcionales a ese fin. Si una marca no sirve para identificar productos, entonces, la marca no es factible.

No obstante, el análisis de factibilidad de una marca no es una tarea tan sencilla, si así fuese, cualquiera pudiera ser abogado de marcas en Chile. La mayoría de los estudios jurídicos o gestores no especializados, suelen hacer un análisis superficial, y desaniman a muchos emprendedores con estos estudios de escasa calidad.

En efecto, las marcas con nombres generales pueden ser registradas si le son agregados elementos distintivos, como puede ser, mediante la elaboración de un logo original.

La importancia de un buen logo

Las marcas comerciales no se caracterizan solo por su nombre. Una marca comercial son todos aquellos elementos que funcionan para distinguir un producto en el mercado. ¿Acaso no son capaces de distinguir a “Coca-Cola” sólo por el diseño de su letra, ¿o por el sonido de su propaganda? Les podría apostar también que reconocen “McDonald’s” solo al ver la letra “M” en su clásico diseño amarillo; también es seguro que conocen la marca “WOM” solo con el Jingle de su publicidad, incluso sin leer o escuchar la propaganda.

Todos estos son elementos que sirven a la hora registrar una marca comercial, y pueden ser registrados como marca comercial juntos o separadamente.

Nosotros no ocultamos las dificultades que podría presentar la solicitud de un signo llamado “Los corredores”; pero le informamos que no es imposible intentarlo y defender su derecho a uso comercial de su signo. Y es que, tal como indica el artículo 19 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, también se consideran marcas comerciales los “elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos”.

Es decir, que una denominación de carácter genérico como “Las Abuelas” puede ser registrada si está acompañada de un logotipo original, ya que podría considerarse una combinación de signos suficientemente distintivos.

Algunos ejemplos

En efecto, una marca comercial puede estar compuesta de varios elementos que por sí mismos son generales o no distintivos, pero que, por su combinación resultan originales o distintivos. Un ejemplo de ello puede ser la marca “NICANOR”, número de registro 951.220:

logo de nicanor

Dónde es evidente que el elemento denominativo de la marca “NICANOR” es meramente genérico y, a simple vista, la marca no es factible. Esto se debe a que se trata de un apellido notoriamente reconocido por todos los chilenos (p.ej: Nicanor Parra, antipoeta e intelectual chileno notoriamente reconocido); pero la marca se encuentra registrada porque la combinación de todos sus elementos la hacen fácilmente distinguible: es decir, la combinación de elementos gráficos junto a la denominación.

Otro ejemplo muy ilustrativo, es la marca “EMPRENDE”, número de registro 896.785:

Logo_EMPRENDE

Nuevamente, la denominación por sí misma sería “irregistrable”, al ser “EMPREDE” una palabra de uso general, cotidiano y genérico, pero está registrada porque contiene una combinación de elementos gráficos que la hacen distinguible. La misma Ley 19.039 en su artículo 19 Bis C reconoce que una marca puede contener “segmentos de uso común”, confiriéndose la protección a la marca globalmente considerada, más no a los determinados elementos que son de uso genérico.

Aquí es donde radica la importancia de un buen logo: nos brinda fortaleza legal a la hora de presentar una solicitud de registro, ya que aporta distinción a la marca.

Ciertas condiciones aplican

En cuestiones legales siempre existen matices y condiciones que conviene tener presente: una marca puede contener elementos de uso genérico, pero eso no nos brinda protección sobre ese elemento en específico. ¿Qué quiere decir esto? Atendamos nuevamente a nuestros ejemplos anteriores:

La marca “Nicanor” está registrada porque su cualidad simbólica en combinación con el nombre o denominación dotan a la marca de distinción y originalidad. Pero este registro no le bridaría protección sobre ese elemento específico sino sobre toda la marca con todos sus elementos combinados.

Para aclarar un poco este ejemplo, querría de decir que los propietarios de la marca “NICANOR” no tendrían derecho a la monopolización del nombre “Nicanor”, al ser un elemento genérico, verbigracia: Nicanor es un poeta matemático e intelectual chileno, conocido en todo el país; Nicanor también es un santo católico, una figura religiosa; Nicanor, es un oficial de Alejandro Magno, una figura histórica; existen escuelas, plazas, calles con el nombre “Nicanor”; además, “Nicanor” un apellido común en Chile, por lo que los propietarios de la marca “Nicanor”, en la práctica no podrían oponerse a que un señor con ese apellido abra un negocio llamado “los asados de don Nicanor”. Ese registro vendía a proteger el logo como elemento principal, no la palabra “Nicanor” como elemento accesorio.

Nuestro segundo ejemplo también nos lo ilustra. Los propietarios de “EMPRENDE” no podrían, en la práctica, oponerse a alguien que quiera registrar una marca llamada “La Escuela Emprende” (logo incluido). Ello es así, ya que la palabra “emprende” no puede ser objeto de monopolio comercial al ser de uso común; por lo que se protege el logo o el diseño gráfico como elemento principal y la marca conjuntamente considerada.

Incluso los signos no distintivos

Aunque no es común, la misma Ley 19.039 en su artículo 19 establece que: “Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”.

Traducido de lenguaje legal a español, el artículo reconoce la existencia en el mercado de signos que, no siendo enteramente distintivos, sirven para cumplir la función de una marca comercial; que como ya señalamos, no es otra que la distinguir productos y servicios en el mercado. Un ejemplo de ello sería la marca “BLACK LABEL”, la cual es una denominación que a tenor literal del castellano vendría a decir “ETIQUETA NEGRA”; de nuevo, a simple vista la marca no es factible.

De oficio, si no existiera la exitosa marca de Wisky, esta marca hubiese sido rechazada por el INAPI. Sin embargo, se encuentra registrada como una denominación; es decir, sin el manto protector de un logo, bajo el número 904.896 y fue renovada el pasado año.

Esto es así debido a que “BLACK LABEL” tiene un reconocimiento comercial extremadamente amplio. Por ello, a pesar de ser una denominación genérica, todo mundo relaciona esa denominación al producto que todos conocemos.

En estos casos, cuando una marca tiene un nombre genérico puede registrarse si existen suficientes antecedentes de que la marca es reconocida. Esto es, que evidentemente sirve para identificar un determinado producto o servicio en el mercado.

Conclusión

De forma muy sintética, nosotros podemos llegar a comprender el criterio de ciertos gestores o abogados no especializados en el derecho de Propiedad Industrial; pero lo cierto es que, los análisis de factibilidad no se detienen en consideraciones superficiales. Hay que tener presentes los antecedentes de hecho y de derecho a la hora de informar a nuestros clientes si su marca no es factible.

Nuestro estudio jurídico cuenta con la experiencia suficiente para realizar un correcto análisis con los antecedentes de hecho y de derecho para defender su marca. Consúltenos gratuitamente a través de nuestros canales digitales, y con gusto le atenderemos.

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